1. Markanın Hükümsüzlüğü

1.1. Hükümsüzlük Halleri

556 sayılı MarKHK’da markanın hükümsüzlük ve iptal nedenleri ayrı ayrı düzenlenmemiştir. Bu yönüyle bu konu bazı belirsizliklere ve tereddütlere yol açmaktaydı. SMK ile hükümsüzlük ve iptal halleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Dolayısıyla KHK döneminde yaşanan belirsizlik ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyum sağlanmıştır. Bunun haricinde, hem KHK’da ve SMK’da mutlak ve nispi ret nedenlerinden birinin mevcut olması hükümsüzlük hali olarak düzenlenmiştir.

SMK kapsamında markanın hükümsüzlüğü, markanın tescili sırasında var olan mutlak ve nispi red nedenlerine rağmen tescil edilmiş markalar bakımından söz konusu olur. Sonradan ortaya çıkan nedenlere bağlı olarak markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi mümkün değildir. Bir hükümsüzlük nedeni tespit edilmiş olsa bile markanın hükümsüzlüğü davası yoluyla hükümsüz kılınmadıkça sicilden terkin edilemeyecektir.

1.1.1. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddeleri Bakımından

Markanın hükümsüzlüğüne yol açabilecek hükümsüzlük nedenleri 6769 sayılı SMK’nın 25. Maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu maddeye göre SMK’nın 5. maddesinde yer alan mutlak red nedenlerinden veya SMK’nın 6. maddesinde yer alan nispi red nedenlerinden birinin mevcudiyeti halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. SMK’nın 5. Maddesinde yer alan mutlak red nedenleri marka tescilinde kamu düzenine ilişkin olduğundan re’sen dikkate alınırken; SMK’nın 6. Maddesinde yer alan nispi red nedenleri üçüncü kişilere ilişkin olduğundan itiraz üzerine inceleme yapılmaktadır.

5. Ve 6. Maddedeki hallerinin birinin varlığı söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için yeterli olacaktır. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken husus SMK m.5/2’dir. Söz konusu fıkraya göre “Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.” Söz konusu 5. maddede yer alan 2.fıkrayı açıklamak gerekirse, eğer bir marka başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu olan mal veya hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa 5. Maddede yer alan “herhangi bir ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler, tanımlayıcı işaretler ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretler”den olması durumunda dahi söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyecektir. AB Marka Tüzüğü’nde de SMK m.5/2 hükmünün aynısı yer almaktadır. Markanın ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı somut olayın şartlarına göre belirlenecektir. Bu konuda Alman Patent Mahkemesi’nin bir kararında 5 yıl önce yapılmış bir anket sonucuna dayanarak markanın ayırt edici güç kazandığının kabul edilemeyeceğine, makul seviyede ortalama tüketicilerin 5 yıl önce kazanılmış bir ayırt edici gücü halen hatırlamalarının ve algılamalarının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

[1] Zira, yıllar önce kazanılan ayırt edici güç zayıflamış veya tamamen yok olmuş olabilir. Ancak uzun yıllar önce kazanılan ayırt edici güç öyle güçlü olabilir ki başvuru anında halen gücünü muhafaza ediyor olabilir. Bu sebeple 5 yıl gibi uzun süre önce ayırt edici güç kazanmış, ancak daha sonrasında kullanılmamış bir markanın halen ayırt edici niteliğe sahip olması kural olarak kabul edilmese bile her olayın özellikleri dikkate alınarak değerlendirme yapılması ve markanın mevcut ayırt edici gücü araştırılarak karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

1.2. Kısmi Hükümsüzlük Bakımından

Hükümsüzlük halleri ve hükümsüzlük talebini düzenleyen SMK’nın 25. Maddesinin 5. Fıkrasında, hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilebileceği ve bu kararın marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemeyeceği düzenlenmiştir.

2. Hükümsüzlük Davası

2.1. Usul Bakımından

Yukarıda açıklandığı üzere, SMK’nın 5. maddesinde yer alan mutlak red nedenleri marka tescilinde kamu düzenine ilişkin olduğundan re’sen dikkate alınırken; SMK’nın 6. maddesinde yer alan nispi red nedenleri üçüncü kişilere ilişkin olduğundan itiraz üzerine inceleme yapılmaktadır. Tescile ilişkin böyle bir açıklık kanunda yer alırken, hükümsüzlük davası sırasında SMK’nın 5. maddesinde yer alan mutlak red nedenlerinin re’sen dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bir hüküm yer almamaktadır. Bu halde yargı içtihatlarına bakmak gerekmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ‘nin 2013 tarihli kararından bahsetmek faydalı olacaktır. Söz konusu karara[2] göre, “Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, taraf markalarının 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olup çıkartılan sınıfların ilişkili mallar olduğu ve hedef kitlenin karıştırma ihtimalinin bulunduğu, bu sebeple YİDK kararının yerinde olduğu, hükümsüzlük talebi yönünden davacının ticaret unvanı nedeni ile 556 Sayılı KHK’nın 8/5. maddesi gereğince öncelik hakkı olup iptali istenen ürün gruplarının davacının faaliyet alanları ile ilgili/ilişkili olduğu, hükümsüzlük şartlarının oluştuğunun anlaşıldığı, davacının dava dilekçesinin ve sonraki dilekçelerinin yorumundan, davacının öncelik hakkına dayanmasındaki kastının 556 Sayılı KHK’nın 8/3 ve 8/5 maddeleri olduğu, tescilli ticaret unvanına da dayandığı dilekçenin hukuki tasnifinin yorumundan anlaşılması nedeni ile 8/5. maddesinin hükümsüzlük talebine uygulanabilirliği yönünden ıslaha gerek olmadığı, hakimin tarafların bildirdiği hukuki sebeple bağlı olmayıp tarafların dilekçelerinde bildirdikleri vakıaların hukuki sebebini kendiliğinden araştırıp belirleyeceği, buna göre de, talebin 556 Sayılı KHK’nın 8/5 maddesini de içermesi nedeni ile ıslah yapılmasına gerek bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüyle TPE YİDK ile ilgili talebin reddine, davalı şirket adına tescilli 2005/40490 kod numaralı ‘’EVYAP” markasının kısmen hükümsüzlüğü ile ilgili talebin kabulüyle 2005/40490 kod numaralı markanın 11. ve 19. sınıf yönünden 556 Sayılı KHK’nın 8/5 ve 42. maddeleri gereğince hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.” şeklinde karar verilmiştir.

Görüldüğü üzere Yargıtay, hakimin dilekçede ileri sürülmüş olan vakıalara bağlı kalarak yorum yapılmasını, dayanılmayan vakıaların hükümsüzlük sebebi olarak gösterilememesi gerektiğini söylemektedir.

2.2. Dava Bakımından

2.2.1. Davanın Tarafları

2.2.1.1. Davacı

SMK’nın 25. maddesinin 2. fıkrasına göre, hükümsüzlük davasını menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilecektir. Söz konusu maddede “menfaati olanlar” ibaresi SMK ile getirilen yeniliklerden bir tanesidir. 556 sayılı MarKHK’da “menfaati olanlar” yerine “zarar görenler” ibaresi yer almaktaydı. Söz konusu değiliklik daha geniş bir kavram yarattığından yerinde olmuştur. Bir görüşe göre[3] “zarar görenler” yerine “ menffati olanlar” ibaresinin yer alması, “menfaati olanlar” ile tescil edilmemesi gereken markanın tescilinden zarar görenleri kapsadığı gibi zarar görme tehlikesi ile karşı karşıya kalanları da kapsadığı açık olduğundan 556 sayılı MarKHK döneminde zarar görme tehlikesi nedeniyle dava açılıp açılamayacağı hususunda yapılan tartışmalar da böyle sona ermiştir.

SMK m.25/2’ye göre Cumhuriyet savcıları da markanın hükümsüz kılınmasını mahkemeden isteyebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus Cumhuriyet savcıları sadece mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük talebinde bulunabilecekleridir. Bunun nedeni Cumhuriyet savcılarının kamunun menfaatini gözetmesinden kaynaklanmaktadır.

Hükümsüzlük talebinde bulunabilecek bir diğer ilgililer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Örneğin bir bakanlığa ait amblem işaretinin tescil edilmesi halinde söz konusu bakanlık ilgili kamu kurum ve kuruluş olarak hükümsüzlük talebinde bulunabilecekir.

2.2.1.2.Davalı

SMK’nın 25. maddesinin 3. fıkrasına göre, marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılabilecektir. Bu halde hükümsüzlük davası dava tarihinde sicilde marka sahibi olarka kayıtlı kişilere, tescil sahibinin ölmüş olması halinde mirasçılara yöneltilecektir. Davalıyla ilgili olarak belirtilmesi gereken son husus TÜRKPATENT davalı olarak gösterilemeyeceğidir[4].

2.2.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hükümsüzlük davalarında görevli ve yetkili mahkemeler SMK’da düzenlenmiştir. Görevli mahkemeyi SMK’nın 156. maddesi getirmektedir. Marka hükümsüzlüğü davalarında görevli mahkeme SMK 156/1 gereğince fikri sınai hukuk mahkemeleri ile fikri sınai ceza mahkemeleridir. 2004 yılında yapılan değişiklikler ile heyet olarak görev yapan mahkemeler yerine tek hakimli mahkemelere görev verilmiştir.

Yetkili mahkemeyi, yine görevli mahkemeyi düzenleyen SMK’nın 156. maddesi getirmektedir. Tescilde marka sahibi olarak gözüken kişiye açılacak dava ile marka sahibinin açacağı davalar farklı yetki kurallarına tabidir. SMK’nın 156. Maddesinin 3. Fıkrasına göre marka sahiplerinin, üçüncü kişilere karşı açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukukua aykırı fiilin gerçekleştiği veya bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi; SMK’nın 156. Maddesinin 5. Fıkrasına göre üçüncü kişiler tarafından marka sahibi aleyhine açılacak davalarda ise davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır. Eğer ki söz konusu maddenin 5. Fıkrasına göre marka sahibine karşı açılacak davalarda davacının Türkiye’de yerleşim yeri yok ise avanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki yer mahkemesi yetkili olacaktır.

2.2.3. Süre

Hükümsüzlük davasına tabi olan hak düşürücü süre SMK’nın 25. Maddesinin 6. Fıkrasında düzenlenmektedir. Söz konusu fıkrada, “ marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.” Hükmü getirilmektedir. Bu halde hükümsüzlük davası marka sahibi tarafından beş yıl içinde ileri sürülmelidir, aksi halde sessiz kalma nedeniyle hak kaybına uğraması mümkün görünmektedir.

SMK m. 25/6’da dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsur “ marka tescili kötüniyetli olmadıkça” ibaresidir. Bu ibarenin önemli olmasının sebebi marka tescilinin kötüniyetli olması halinde, davanın açılabilmesi için herhangi bir süreye tabi olmamasından kaynaklanmaktadır. Kötüniyetin varlığı davacı tarafından ispat edilmesi ve kötüniyetin varlığının her somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

2.2.4. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

Yukarıda açıklandığı üzere[5] hükümsüzlük davası bakımından “ marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmü SMK m.25/6’da getirilmiştir. Söz konusu hüküm sessiz kalma yoluyla hak kaybını düzenlemektedir. Bu hüküm 556 sayılı MarKHK’da bulunmamakta ve SMK ile getirilen yeniliklerden bir tanesi olarak kanunda yer almaktadır. SMK 25/6 kapsamında marka sahibi sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir.

Dolayısıyla; önceki marka sahibi sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bilmeli veya bilmesi gerekmeli, bu duruma kesintisiz beş yıl boyunca sessiz kalmalı, sonraki tarihli markanın tescilinin kötü niyetli olmaması gerekmektedir. Belirtmek gerekmektedir ki burada önceki tarihli marka sahibinin esas olarak belirli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sebebiyle ileri sürebileceği haklarını kaybetmesi söz konusudur; dolayısıyla lk marka sahibinin marka hakkını kaybetmesinden söz edilmez. Sadece tecavüz eylemine sessiz kalınan kişilere karşı hükümsüzlük davası açma hakkı sona ermektedir.

Yargıtay sessiz kalma yoluyla hak kaybının, TMK m.2 dürüstlük kuralı gereğince mahkeme tarafından re’sen dikkate alınması gereken bir itiraz olduğu kanaatindedir. Doktrinde Çolak[6] tam tersine bunun bir def’i olduğunu ve tarafın ileri sürmesi gerektiğini düşünmektedir.

2.2.5. Hükümsüzlük Kararı ve Kararın Etkisi

Usul hukuku gereği kararın kesinleşmesiyle birlikte hükümsüzlük kararı yerine getirilmektedir. 556 sayılı MarKHK’da hükümsüzlük kararının ne şekilde yerine getirileceği yer almamakta iken, SMK’da bu hususa açıklık getirilmiştir. Hükümsüzlük kararının yerine nasıl getirileceği hakkında SMK m.27/6, SMK m. 27/7 ve SMK g.m 4/3 bize yol göstermektedir. Söz konusu bu üç hükme göre, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma re’sen gönderilecek, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilecek ve durum Bültende yayımlanacak ve SMK g.m. 4/3 gereği mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilecektir. Bu halde hükümsüzlük kararının verilmesiyle ve kesinleşmesiyle birlikte TÜRKPATENT tarafından marka tescilden terkin edilecektir.

Hükümsüzlük kararının etkileri SMK m.27’de belirtilmektedir. SMK m. 27/1’e göre, SMK m. 25 gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir. Hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasına rağmen, SMK m.27/3’e göre iki durum bu kararın geçmişe etkili olmasından etkilenmemektedir. Açıklamak gerekirse, SMK m.27/3’e göre hükümsüzlük kararından önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ve hükümsüzlük kararından önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasından etkilenmemektedir. SMK m. 27/5 gereğince hükümsüzlük davası sonucu verilmiş ve kesinleşmiş olan kararlar herkese karşı sonuç doğuracaktır.

Yazan : Avukat İrem Şen

[1] Ayşe Aytemiz Özünel, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, s. 68. [2] Yargıtay 11. HD, 17.06.2013 T. , 2012/13214 E. , 2013/12491 K. , https://www.kazanci.com.tr (erişim tarihi: 22.05.2018). [3] Cahit Suluk / Rauf Karasu / Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2017, s.220. [4] TÜRKPATENT’in YİDK kararının iptal davası ile birlikte açılacak davalar hariç olmak üzere. [5] Bkz. 2.2.3. [6] Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 4.Baskı, İstanbul, 2018, s.891.